“상표를 여러 상품에 사용하려고 출원했는데, 그중 하나에 문제가 있으면 전부 거절되나요?”
“상품명만 조금 정리하면 등록받을 수 있을 것 같은데, 이미 거절결정이 나왔다면 반드시 심판을 청구해야 하나요?”
이러한 불편을 줄이기 위해 도입된 것이 상표 부분거절 제도와 재심사 청구제도입니다. 2023년 2월 4일부터 출원되는 상표에 적용되는 두 제도는, 출원인이 등록받을 수 있는 부분까지 불필요하게 잃지 않도록 하고, 보정으로 해결할 수 있는 문제는 심판에 앞서 다시 심사받을 수 있도록 마련되었습니다. 각각 어떤 의미가 있고, 어떻게 활용해야 하는지 알아보겠습니다. KIPO
1. 언제부터 적용되고, 무엇이 달라졌나요?
1.1. 적용 기준은 ‘거절결정일’이 아니라 ‘출원일’입니다
상표 부분거절 및 재심사 청구제도는 2022년 2월 3일 공포된 개정 상표법에 따라 2023년 2월 4일부터 시행되었습니다. 일반적인 상표등록출원에서는 2023년 2월 4일 당일과 그 이후에 출원한 상표가 적용 대상입니다.
따라서 2023년 2월 3일에 출원한 상표라면, 심사나 거절결정이 2023년 2월 4일 이후에 이루어졌다는 이유만으로 새 제도를 적용받는 것은 아닙니다. 아래에서는 국내에 직접 출원하는 일반적인 상표등록출원을 중심으로 설명합니다.
근거: 상표법 일부개정법률 제18817호 부칙 제1조부터 제3조까지.
1.2. ‘전부 거절’의 부담을 줄이고, 다시 심사받을 기회를 마련했습니다
종전에는 여러 지정상품 중 일부에만 거절이유가 있어도, 출원인이 해당 상품을 삭제하거나 출원을 나누는 등의 조치를 하지 않으면 출원 전체가 거절될 수 있었습니다. 또한 거절결정 이후에는 간단한 보정으로 문제를 해결할 수 있는 경우에도 거절결정불복심판을 이용해야 하는 부담이 있었습니다.
개정법은 이러한 문제를 줄이기 위해 두 가지 방향으로 절차를 바꾸었습니다. 부분거절 제도는 ‘어디까지 거절할 것인지’를 바꾸고, 재심사 청구제도는 ‘거절된 뒤 어떻게 다시 검토받을 것인지’를 바꾼 것이라고 이해하면 쉽습니다.
근거: 개정 전·후 상표법 제54조, 신설된 제55조의2 및 특허청 「상표 부분거절 및 재심사 청구제도 시행」 안내.
2. 부분거절 제도: 문제가 있는 상품만 거절합니다
2.1. ‘상표의 일부’가 아니라 ‘지정상품의 일부’를 거절하는 제도입니다
상표를 출원할 때에는 그 상표를 어떤 상품이나 서비스에 사용할 것인지 정해야 합니다. 이를 지정상품이라고 합니다. 상표법에서 말하는 상품에는 서비스도 포함됩니다.
부분거절 제도는 여러 지정상품 가운데 일부에만 거절이유가 있다면 그 상품에 대해서만 거절결정을 하는 제도입니다. 상표의 글자나 로고 일부를 잘라내어 나머지만 등록해 주는 제도는 아닙니다. 또한 상품류 전체를 일률적으로 거절하는 것이 아니라, 거절이유가 있는 지정상품을 기준으로 판단합니다.
근거: 상표법 제2조 제1항 제1호, 제54조 후단.
2.2. 예를 들어 보면 더 쉽습니다
어떤 사업자가 하나의 브랜드를 가방·티셔츠·머그컵에 사용하기 위해 상표를 출원했다고 가정해 보겠습니다. 다른 등록요건은 모두 갖추었지만, 가방에 대해서만 타인의 선등록상표와 충돌하는 문제가 있다고 가정하겠습니다.
종전에는 출원인이 가방을 삭제하는 등의 대응을 하지 않으면 전체 출원이 거절될 수 있었습니다. 반면 부분거절 제도에서는 가방에 대해서만 거절결정을 하고, 티셔츠와 머그컵에 대해서는 등록을 위한 절차를 이어갈 수 있습니다.
다만 부분거절 제도가 등록요건 자체를 완화한 것은 아닙니다. 거절이유가 모든 지정상품에 해당한다면 전체가 거절될 수 있습니다.
근거: 상표법 제54조.
2.3. 부분거절은 어떤 순서로 진행되나요?
2.3.1. 먼저 거절이유를 통지하고, 의견을 제출할 기회를 줍니다
심사관은 상표를 거절하려면 먼저 출원인에게 거절이유를 알려야 합니다. 이때 어떤 지정상품에 어떤 거절이유가 있는지를 구체적으로 밝혀야 합니다.
출원인은 통지서에 정해진 기간 안에 의견서를 제출하여 반박하거나, 허용되는 범위에서 지정상품을 수정·삭제하는 보정을 할 수 있습니다. 이 단계의 의견제출통지서는 최종적인 거절결정서와 다릅니다. 아직 등록 가능성을 설명하고 출원 내용을 정리할 기회가 남아 있는 것입니다.
근거: 상표법 제40조·제41조 및 제55조.
2.3.2. 거절이유가 해소되지 않은 상품에 대해서만 거절결정을 합니다
의견서나 보정서를 검토한 뒤에도 일부 지정상품의 거절이유가 남아 있다면, 심사관은 해당 상품에 대해서만 거절결정을 합니다.
부분거절을 받기 위해 출원인이 별도로 “부분거절을 해 달라”고 신청해야 하는 것은 아닙니다. 법이 정한 방식에 따라 심사관이 거절 범위를 구분하는 것입니다. 다만 거절 대상이 실제 사업의 핵심 상품이라면, 나머지 상품이 남는다는 이유만으로 대응을 포기해서는 안 됩니다.
근거: 상표법 제54조 후단.
2.3.3. 나머지 상품이 즉시 등록되는 것은 아닙니다
부분거절은 ‘문제없는 상품의 즉시 등록’을 뜻하지 않습니다. 출원공고 전에 일부 상품에 대한 거절결정이 내려진 경우에는, 그 거절결정이 확정된 후 나머지 상품에 관한 출원공고 절차가 진행됩니다. 이후 등록결정을 받고 등록료를 납부하여 설정등록이 이루어져야 상표권이 발생합니다.
따라서 거절된 상품에 대해 계속 다투면서, 나머지 상품은 먼저 등록받아야 할 사정이 있다면 문제없는 상품을 별도 출원으로 나누는 분할출원을 검토할 수 있습니다. 분할출원 역시 법에서 정한 기간과 요건을 지켜야 합니다.
근거: 상표법 제45조, 제57조 제1항, 제68조, 제72조 및 제82조.
3. 재심사 청구제도: 거절된 출원을 보정하여 다시 심사받습니다
3.1. 재심사는 어떤 경우에 활용하나요?
재심사 청구제도는 상표등록 거절결정을 받은 출원인이 지정상품 또는 상표를 보정한 뒤, 심사관에게 해당 출원을 다시 심사해 달라고 요청하는 제도입니다.
예를 들어 지정상품의 명칭이 불명확하다는 이유로 거절되었다면, 원래 출원한 범위 안에서 상품명을 구체화하는 등 적법한 보정으로 문제를 해소할 수 있는지 검토할 수 있습니다. 핵심은 단순히 같은 주장을 반복하는 절차가 아니라, 보정을 전제로 다시 심사받는 절차라는 점입니다.
따라서 보정 없이 “심사관의 판단이 잘못되었다”는 주장만으로 다투려는 경우에는 재심사보다 거절결정불복심판을 검토해야 합니다.
근거: 상표법 제40조·제41조, 제55조의2 제1항 및 제116조.
3.2. 재심사는 어떤 순서로 청구하나요?
3.2.1. 거절결정서를 받은 날짜와 청구기한을 확인합니다
재심사는 원칙적으로 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 청구해야 합니다. 거절결정서가 작성된 날이나 최초 의견제출통지서를 받은 날이 아니라, 거절결정등본의 송달일이 기준입니다.
상표법에 따라 거절결정불복심판 청구기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간이 반영됩니다. 다만 기간이 자동으로 늘어나는 것은 아니므로, 실제 송달일과 적법한 기간 연장 여부를 확인해야 합니다.
근거: 상표법 제17조 제1항, 제55조의2 제1항 및 제116조.
3.2.2. 허용되는 범위에서 보정하고, 재심사를 청구합니다
거절이유를 검토한 후 지정상품의 삭제·범위 축소 등 필요한 보정을 하고 재심사를 청구합니다. 보정서에 재심사 청구 취지를 표시하여 제출하며, 보정으로 거절이유가 어떻게 해소되는지 설명하는 의견서를 함께 제출할 수도 있습니다.
주의할 점은 재심사를 이용한다고 해서 출원 내용을 마음대로 바꿀 수 있는 것은 아니라는 점입니다. 보정은 출원의 본질적인 내용을 바꾸지 않는 범위에서 허용됩니다. 전혀 다른 브랜드로 바꾸거나, 처음 출원하지 않은 상품을 새로 추가하는 방식으로 이용할 수는 없습니다.
근거: 상표법 제40조·제41조, 제55조의2 제1항·제2항 및 특허청 법령해석 안내 「상표도 재심사청구제도가 있나요?」.
3.2.3. 종전 거절결정이 취소된 것으로 보고 다시 심사합니다
법정 요건에 맞게 재심사를 청구하면 종전 거절결정은 취소된 것으로 간주되고, 보정된 출원에 대한 심사가 다시 이루어집니다. 다만 재심사 청구절차 자체가 무효로 되는 경우에는 예외가 있습니다.
여기서 “거절결정이 취소된다”는 말은 곧바로 등록된다는 뜻이 아닙니다. 다시 심사한 결과 거절이유가 해소되면 등록을 위한 후속 절차로 진행하고, 여전히 거절이유가 남아 있으면 다시 거절결정을 받을 수 있습니다.
근거: 상표법 제55조의2 제1항·제3항.
3.3. 재심사 청구에는 어떤 제한이 있나요?
재심사는 무제한으로 반복할 수 있는 절차가 아닙니다. 재심사 후 다시 거절결정을 받은 경우에는 재차 재심사를 청구할 수 없고, 이미 거절결정불복심판을 청구한 경우에도 재심사를 청구할 수 없습니다. 또한 한 번 청구한 재심사는 취하할 수 없으므로, 보정 내용과 대응 방향을 정한 후 진행해야 합니다.
마드리드 국제등록을 통해 대한민국을 지정한 국제상표등록출원에는 이 재심사 청구제도가 적용되지 않는다는 점도 구분해야 합니다.
근거: 상표법 제55조의2 제1항 단서·제4항 및 제193조의2.
3.4. 재심사에서 다시 거절되면 어떻게 하나요?
재심사 후 다시 거절결정을 받았다고 해서 더 이상 다툴 수 없는 것은 아닙니다. 다시 받은 거절결정에 대해 원칙적으로 그 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다.
또한 재심사는 반드시 거쳐야 하는 절차가 아닙니다. 처음 거절결정을 받았을 때부터, 보정으로 해결할 사안인지 아니면 심판을 통해 판단의 잘못을 다툴 사안인지에 따라 대응 방법을 선택할 수 있습니다.
근거: 상표법 제55조의2 및 제116조.
4. 출원인이 꼭 기억해야 할 점
4.1. ‘몇 개가 등록되는지’보다 ‘어떤 상품이 등록되는지’가 중요합니다
실무적으로는 등록되는 상품의 개수보다 실제 사업에 필요한 상품이 보호 범위에 남는지를 먼저 살펴보아야 합니다. 가방을 주력으로 판매하는 사업자라면 티셔츠와 머그컵에 대한 출원이 살아남더라도, 가방에 대한 거절을 그대로 받아들이는 것이 적절하지 않을 수 있습니다.
부분거절은 불필요한 전체 거절을 막아 주는 장치일 뿐, 거절된 핵심 상품까지 등록받게 해 주는 제도는 아닙니다.
4.2. 통지서의 종류와 기한을 구분해야 합니다
의견제출통지서를 받은 단계에서는 통지서에 기재된 기한 안에 의견서·보정서로 대응하는 것이 기본입니다. 반면 거절결정서를 받은 단계에서는 재심사 또는 거절결정불복심판의 요건과 기한을 검토해야 합니다.
두 제도가 생겼다고 해서 최초 심사단계의 대응이 덜 중요해진 것은 아닙니다. 가능하다면 의견제출 단계에서 거절이유를 해소하고, 거절결정 이후에는 보정 가능성·핵심 상품의 중요성·등록이 필요한 시점을 함께 고려하여 대응하는 것이 좋습니다.
근거: 상표법 제55조, 제55조의2 및 제116조.