내 상표가 등록 가능할까요?
어떠한 상표가 특허청에 상표권으로 등록되어 보호를 받을 수 있기 위해서는 다음의 요건을 만족해야 합니다.
1. 식별력이 있어야 합니다.
상표법(제33조 제1항 제7호)은 상표등록의 요건으로 식별력을 요구하고 있습니다.
1.1. 식별력의 의미
상표의 식별력(distinctiveness)이란,
자기의 상품과 다른 영업자의 상품을 구별할 수 있도록 하는 힘을 말합니다.
(정상조, 박준석, 지식재산권법, 홍문사(제3판), 2019, 586면)
1.2. 식별력 판단 방법
1.2.1. Imagination test
어떠한 상표가 단순히 상품을 설명하는 표장(기술적 표장)에 해당한다면 해당 상표만으로는 그 상품을 다른 상품과 구별하기 힘들 것이므로 이러한 상표은 식별력이 없는 것으로 봅니다.
예를 들면, 전화기라는 상품에 '전화하는 기계'라는 표장을 사용한다면 이는 단지 전화기를 설명하는 표장에 불과하고, 이러한 일반적인 설명만으로는 해당 전화기를 다른 전화기와 구별하기 힘들 것이므로, 이러한 표장에는 상표권을 부여하지 않기로 한 것입니다.
위와 같은 사례는 단순한 사례이므로 판단하기 쉽지만 판단하기 쉽지 않은 경우가 많습니다.
그렇다면 이렇게 단순히 상품을 설명하는 표장(기술적 표장)에 해당하는지, 아니면 식별력이 있는지를 어떻게 판단해야 할까요?
이에 대하여 미국이나 국내 판례 그리고 학자들은 다음과 같은 imagination test 를 제시하고 있습니다.
Imagination test란, 어느 상품에 사용되는 표장이 식별력을 가지고 있는지 아니면 기술적 표장에 해당되는지 여부는 수요자들이 그 표장으로부터 상품의 성질이나 재료 등을 뜻하는 것으로 인식하는지 아니면 특정 표장과 상품의 관계에 대해서 일정한 상상을 해야 하는지로 판단하는 것을 말합니다.
즉, 수요자가 특정 표장으로부터 상품의 산지라거나 품질 등을 곧바로 인식할 수 있다면 그 표장은 기술적 표장에 해당되어 상표를 받을 수 없지만,
만일 수요자들이 특정 표장으로부터 일정한 상상을 통해서만 상품의 품질 등을 간접적으로만 파악할 수 있다면 암시적인 상표에 해당되어 상표를 받을 수 있습니다.
(정상조 외, 위의 책, 588면 참조)
1.2.2. 식별력 없는 문자들로 구성된 결합상표의 식별력 판단
식별력이 없는 문자들로 구성된 결합상표 전체의 식별력은 기본적으로 수요자들과 거래계 모두 표장 전체를 하나로 보고 출처를 파악하는 것이 보통이므로 식별력 여부의 판단도 결합상표를 그 요소별로 분해한 후 판단할 것이 아니라 그 전체로서의 식별력 여부를 판단합니다(정상조 외, 위의 책, 591면). 이를 전체적 관찰의 원칙(Anti-dissection rule)이라고 합니다.
판례(대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 등)도 기본적으로 전체적 관찰의 원칙에 입각하고 있는 것으로 보이지만 ‘ 결합상표’의 식별력 판단에 있어 대부분 일차적으로 결합상표의 구성상표의 각 식별력 여부를 판단한 후에 식별력이 인정되지 않는 각 구성 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성하였는지를 판단함으로써 ‘결합상표’의 식별력을 여부를 판단하고 있습니다.
식별력이 없는 문자들의 결합으로 구성된 결합상표의 전체로서의 식별력을 인정한 국내사례로는 ‘STARCRAFT’(게임), ‘WONDERBRA’(브래지어), ‘HOMEPLUS’(과자류), ‘Colour Scents’(향수), ‘SKYPHONE’(전기통신기구) 등이 있습니다. 다른 한편, 문자들의 결합에 의해서 새로운 관념을 도출하거나 새로운 식별력을 형성한 바 없다고 본 사례로는 ‘스피드 011’(통신사업) 등이 있습니다(정상조 외, 위의 책).
1.3. 상표법상 식별력이 없는 상표
상표법(제33조 제1항 제1호부터 제6호)은 식별력이 없어 상표등록을 받을 수 없는 상표를 정하고 있는 데 이는 다음과 같습니다.
- 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- 그 상품에 대하여 관용(慣用)하는 상표
- 그 상품의 산지(産地)ㆍ품질ㆍ원재료ㆍ효능ㆍ용도ㆍ수량ㆍ형상ㆍ가격ㆍ생산방법ㆍ가공방법ㆍ사용방법 또는 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- 현저한 지리적 명칭이나 그 약어(略語) 또는 지도만으로 된 상표
- 흔히 있는 성(姓) 또는 명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표
- 간단하고 흔히 있는 표장만으로 된 상표
2. 타인의 출원 등록 상표와 동일 유사한 상표가 아니어야 합니다.
이미 다른 사람이 이미 동일 또는 유사한 지정상품으로 출원하거나 등록한 상표와 동일 또는 유사한 상표는 등록할 수 없습니다.
타인의 선출원 또는 선등록 상표와 유사한지 여부는
상표의 (1) 외관 (2) 칭호 (3) 관념 중 어느 한가지 이상의 면에서 비슷하여
거래자 또는 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 대한 오인혼동을 일으킬 우려가 있는지의 관점에서 판단합니다.
여기서 (1) 외관 유사는 시각적 요인이 유사한 것을 말하고 (2) 칭호 유사는 상표를 읽었을 때의 청각적 요인이 유사한 것을 말하며 (3) 관념 유사는 상표의 의미가 유사한 지각적 요인의 유사를 말합니다.
문자상표의 경우, 판례는 유사여부는 칭호가 가장 중요한 요소이며, 특히 짧은 음절로 구성된 문자상표는 칭호 중 첫음절의 비중이 가장크다고 합니다.
도형상표의 경우에는 그 외관이 지배적인 인상을 남긴다고 할 것이므로 외관의 유사여부가 가장 중요하며, 식별력이 없는 문자 표장이 문자인식력을 압도할 정도로 도안화 된 경우에도 외관의 유사성을 중심으로 판단하여야 한다는 것이 대법원 판례 입장입니다.
주의할 점은 타인의 선출원 또는 선등록 상표와 동일 또는 유사한 상표라 하더라도 타인의 출원 또는 등록된 상표의 지정상품과 동일 또는 유사하지 않다면 상표등록이 가능하다는 것입니다.
지정상품이 동일 또는 유사한지 여부는 유사군 코드를 참고하되,
상품의 속성인 품질, 형상, 용도와 생산부문, 판매부문, 수요자의 범위 등 거래의 실정 등을 고려하여 일반거래의 통념에 따라 판단합니다. (특허청 유사상품 심사기준 제10조)
3. 그 외 불등록사유에 해당되지 아니하여야 합니다.
상표법(제34조)는 비록 식별력이 있는 상표라 하더라도 공익상 또는 사익상 이유로 상표로서 등록을 받을 수 없는 사유를 다음과 같이 규정하고 있습니다.
1. 국가의 국기(國旗) 및 국제기구의 기장(記章) 등으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 상표
2. 국가ㆍ인종ㆍ민족ㆍ공공단체ㆍ종교 또는 저명한 고인(故人)과의 관계를 거짓으로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕하거나 이들에 대한 평판을 나쁘게 할 우려가 있는 상표
3. 국가ㆍ공공단체 또는 이들의 기관과 공익법인의 비영리 업무나 공익사업을 표시하는 표장으로서 저명한 것과 동일ㆍ유사한 상표. 다만, 그 국가 등이 자기의 표장을 상표등록출원한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
4. 상표 그 자체 또는 상표가 상품에 사용되는 경우 수요자에게 주는 의미와 내용 등이 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 어긋나는 등 공공의 질서를 해칠 우려가 있는 상표
5. 정부가 개최하거나 정부의 승인을 받아 개최하는 박람회 또는 외국정부가 개최하거나 외국정부의 승인을 받아 개최하는 박람회의 상패ㆍ상장 또는 포장과 동일ㆍ유사한 표장이 있는 상표. 다만, 그 박람회에서 수상한 자가 그 수상한 상품에 관하여 상표의 일부로서 그 표장을 사용하는 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
6. 저명한 타인의 성명ㆍ명칭 또는 상호ㆍ초상ㆍ서명ㆍ인장ㆍ아호(雅號)ㆍ예명(藝名)ㆍ필명(筆名) 또는 이들의 약칭을 포함하는 상표. 다만, 그 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
7. 선출원(先出願)에 의한 타인의 등록상표(등록된 지리적 표시 단체표장은 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표
8. 선출원에 의한 타인의 등록된 지리적 표시 단체표장과 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지정상품과 동일하다고 인식되어 있는 상품에 사용하는 상표
9. 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 상표
10. 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 타인의 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되어 있는 상품에 사용하는 상표
11. 수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표
12. 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
13. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표
14. 국내 또는 외국의 수요자들에게 특정 지역의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 지리적 표시의 정당한 사용자에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표
15. 상표등록을 받으려는 상품 또는 그 상품의 포장의 기능을 확보하는 데 꼭 필요한(서비스의 경우에는 그 이용과 목적에 꼭 필요한 경우를 말한다) 입체적 형상, 색채, 색채의 조합, 소리 또는 냄새만으로 된 상표
16. 세계무역기구 회원국 내의 포도주 또는 증류주의 산지에 관한 지리적 표시로서 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 포도주 또는 증류주에 사용하려는 상표. 다만, 지리적 표시의 정당한 사용자가 해당 상품을 지정상품으로 하여 제36조제5항에 따른 지리적 표시 단체표장등록출원을 한 경우에는 상표등록을 받을 수 있다.
17. 「식물신품종 보호법」 제109조에 따라 등록된 품종명칭과 동일ㆍ유사한 상표로서 그 품종명칭과 동일ㆍ유사한 상품에 대하여 사용하는 상표
18. 「농수산물 품질관리법」 제32조에 따라 등록된 타인의 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표
19. 대한민국이 외국과 양자간(兩者間) 또는 다자간(多者間)으로 체결하여 발효된 자유무역협정에 따라 보호하는 타인의 지리적 표시와 동일ㆍ유사한 상표 또는 그 지리적 표시로 구성되거나 그 지리적 표시를 포함하는 상표로서 지리적 표시를 사용하는 상품과 동일하다고 인정되는 상품에 사용하는 상표
20. 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표
21. 조약당사국에 등록된 상표와 동일ㆍ유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표
위와 같은 불등록 사유 중에서 앞서 2. 선행 출원 및 등록 상표와 동일 또는 유사 상표에서 다룬 것은 7.호와 8호 사유입니다.
4. 상표의 사용의사가 있어야 합니다.
상표법 제3조는 ‘국내에서 상표를 사용하는 자 또는 상표를 사용하고자 하는 자는 자기의 상표를 등록받을 수 있다’고 규정하고 있으므로, 상표법상 보호받는 상표가 되기 위하여서는 상표의 사용의사가 있어야 합니다.
따라서, 사용의사가 없는 상표는 등록을 받을 수 없는 것이 원칙이지만 실무상 사용의가를 확인하기 어려워 사용의사가 없는 많은 상표가 등록되고 있습니다.
이에 대한 보완책으로 상표법 제119조 제1항 제3호는 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 상표등록 취소심판을 청구할 수 있도록 하고 있습니다(자세한 내용은 불사용취소심판 관련 글 참조).
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