상표를 먼저 사용하고 있었으면, 상표출원을 늦게해도 되나요?

1. 선출원주의 vs. 선사용자주의 

우리 상표법은 동일 또는 유사한 상표에 대하여 서로 다른 상표등록 출원이 존재하는 경우, 상표를 먼저 사용한 자가 아니라 먼저 특허청에 상표등록 출원(신청)한 자에게 상표권을 부여하고 있습니다(상표법 제35조 제1항).

이렇게 출원을 먼저한 자에게 권리를 부여하는 방식을 '선출원주의'라고 하고, 먼저 사용한자에게 상표권을 부여하는 방식을 '선사용주의'라고 합니다.

또, 우리 상표법은 상표등록의 요건으로 반드시 상표를 사용할 것을 요구하지 않고 단지 상표를 사용할 의사만 있어도 등록을 받을 수 있다고 정하고 있으므로(상표법 제3조 제1항), 상표등록 출원 당시에 해당 상표를 사용하고 있지 않아도 상표등록을 받을 수 있습니다.

결국, 누군가 어떤 상표를 먼저 사용하고 있었다고 하더라도, 그 이후에 동일 또는 유사한 상표를 사용한 자가 먼저 특허청에 상표등록 출원을 하였고 해당 상표가 등록되었다면, 상표를 등록한 자는 상표를 먼저 사용하고 있었던 자에게 상표사용을 금지를 청구하고 이에 대한 손해배상을 청구할 수도 있게 됩니다.

이렇게 상표권의 부여 기준을 선사용주의가 아니라 선출원주의를 취하고 있는 것은 누가 먼저 사용했는지를 입증하기 어렵고, 이러한 이유로 심사가 오래걸리는 비효율성과 누구에게 상표권이 귀속될 것인지의 예측 가능성에 있어서 선출원주의가 유리하기 때문인 것으로 보입니다.

그러나 이러한 선출원주의에서는 상표를 먼저 사용하고 있는자에게는 억울한 일이 발생할 수 있습니다. 즉, 제3자 또는 선사용자의 상표를 표절하거나 모방하여 상표등록 출원을 하게 되는 경우, 선사용자는 해당 상표에 대하여 상표권을 등록할 수 없게 되는 것은 물론, 원칙적으로 상표를 등록한 제3자는 선사용자에게 해당 상표를 사용하지 못하게 하고 손해배상을 청구할 수 있습니다.

뿐만 아니라, 우리 상표법은 고의의 상표권 침해에 대해 형사 처벌을 하도록 정하고 있어서, 먼저 상표를 사용했다고 하여 계속 사용을 하게 되면 형사처벌을 받을 수 있습니다.

2. 선출원주의의 예외

다만, 상표법은 주지상표(타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표),저명한 상표(수요자들에게 현저하게 인식된 상표)의 경우에는 먼저 상표를 출원하였다고 하더라도 상표등록을 할 수 없도록 하고 있습니다(상표법 제34 제항 9호, 11호 및 13호).

뿐만 아니라, 상표법은 이를 상표등록 무효심판 청구 사유에 포함하고 있어, 해당 상표가 등록되더라도 이해관계인(주지 또는 저명한 상표보유자)은 이에 대해 상표등록 무효심판을 제기하여 무효화할 수 있습니다.

이는 상표등록 출원시, 수요자에게 널리 알려져 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 허용하게 되면 주지 저명 상표의 보유자와 등록상표의 보유자가 다르게 되어 수요자들에게 해당 상품 또는 서비스에 대한 출처표시에 대한 혼동을 가져오게 될 위험이 있기 때문에 일정 요건 하에 주지, 저명한 상표는 등록하지 못하도록 한 것이라고 볼 수 있습니다. 그리고 만약, 이를 허용하게 되면 출처표시를 보호하고자 하는 상표법의 목적에 오히려 반하게 되는 결과를 가져올 수도 있을 것입니다.

여기서 말하는 주지성과 저명성은 어느 정도 알려지고 어느정도 현저하게 인식된 것을 의미하는지에 따라 선출원주의의 예외 범위, 즉, 먼저 출원하더라도 부등록되는 상표의 범위가 달라지게 됩니다.

이에 대해 압도적으로 다수의 수요자에게 알려진 상태를 의미한다는 견해가 있지만, 아래와 같은 대법원 판례 등에 비추어 대체로 부정경쟁방지법상의 주지성 요건과 마찬가지로 보고, 상당수의 수요자들에 알려진 정도의 주지성만을 갖춘 상표이면 족한 것으로 봅니다(정상조, 박준석, 지식재산권법, 제5판, 587-.590면 참조).

3. 선사용권

앞서 설명해드린 바와 같이 선출원주의에서 비롯되는 불합리함을 개선하고 구체적인 타당성을 높이기 위해 2007. 1. 개정된 상표법은 특허법에서와 유사한 선사용권 제도를 도입하였습니다. 즉, 어떠한 상표보유자가 (1) 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속사용하고 있고 (2) 이러한 사용에 따라 타인의 상표등록출원시 상표에 대한 주지성(국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되는 것)을 확보하고 있는 경우는 타인의 등록상표와 동일, 유사한 상표라고 하더라도 도 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속해서 사용할 수 있도록 한 것입니다(상표법 제99조 제1항).

이렇게 선사용권을 부여하고 있지만 그 전제 조건인 주지성의 요건을 달성하기는 쉽지 않아 선사용권의 적용을 받을 수 있는 대상은 한정됩니다.

다만, 비록 주지성이 없는 상표라고 하더라도 자기의 성명, 상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자 또한 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속해서 사용할 수 있습니다(상표법 제99조 제2항). 그런데 여기서 "상거래 관행"에 따라 상표로 사용하는 것이 무엇인지에 대해 명확히 판단할 만큼 판례가 축적되어 있지 않은 상황입니다.

실무에서는 상호나 서명을 변형하거나 반복하는 등의 방법으로 광고 등에 사용하는 경우는 "상거래 관행"에 따라 상표를 사용하는 것이 아니어 선사용권이 없는 것으로 보는 경우가 많습니다. 이렇게 상거래 관행"의 의미가 불분명할 뿐아니라, 상호 등의 사용 양태가 온라인 등에서 매우 다양한 현실에 이 요건도 사실상 달성되기 어렵습니다.

4. 결론

위와 같이 상표법은 상표권을 부여함에 있어서 상표를 먼저 사용한 자가 아니라 상표등록 출원을 먼저 한 자를 우선하여 보호하고 있습니다. 이러한 선출원주의에는 불합리한 경우가 발생할 수 있으므로 부등록 사유로서 예외를 두고 있고, 선사용권제도를 두고 있지만, 이들 모두 달성하기 어려운 상표의 주지 또는 저명성을 요구하고 있어서 실제 예외적으로 보호받는 선사용권자는 많지 않습니다.

특히, 소상공인이나 스타트업 및 중소기업은 이러한 주지, 저명성을 갖춘 상표를 사용하고 있는 경우는 거의 없다고 볼 정도로 매우 드뭅니다. 상호나 성명의 사용의 경우는 주지성을 갖추지 않아도 되지만 추가적으로 요구되는 "상거래 관행"에 따른 사용의 요건 또한 달성되기 어렵습니다.

따라서 사업을 영위하면서 상표는 가능한한 빠른 시기에 출원하시는 것이 매우 중요합니다. 특히, 상표등록은 상표출원시 상표의 사용 여부를 필수 요건을 삼지 않고 사용 의사만 있으면 등록할 수 있기 때문에 중요한 상표라면 아직 상품이나 서비스를 출시하기 전이라도 미리 사용할 상표 후보들을 출원해 두는 것이 바람직합니다.

상표를 출원하지 않고 상표를 사용하다가 제3자가 먼저 상표를 등록하여 상표를 사용하지 못하게 되어 발생하는 피해는 상표를 출원하는데 소요되는 노력과 비용에 비하면 너무나도 막대하기 때문입니다.

글: 법률사무소 화음 정재권 변호사

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