실사례로 알아보는 상표의 유사성 판단 - 상표등록 거절이유 극복 사례
1. 상표 심사와 의견제출통지
어떠한 상표를 등록하기 위해 특허청에 신청(이를 '출원'이라고 합니다)하면, 특허청은 출원된 상표(이를 '출원상표'라고 합니다)가 상표법상 등록을 위한 형식적, 실체적 요건을 충족하는지를 심사합니다.
특허청은 출원상표를 심사하여 등록 요건을 만족하지 못하는 경우 즉, 거절사유가 있는 경우는 거절사유를 해소하기 위한 보정을 하거나 해당 거절사유의 부당성에 대해 의견서를 제출하도록 통지(이러한 통지서를 '의결제출통지서'라고 합니다)하게 됩니다.
본 글에서는 실제 첼로에서 특허청에서 통지한 출원상표에 대한 거절사유에 대해 의견서를 제출하여 이를 극복한 사례를 통해 상표등록 거절사유로 가장 많이 등장하는 상표의 유사성 판단의 의미와 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2. 사안의 개요
상표출원 상표는 "DAN.G market" 과 "단지마켓"(이하 '본원상표'라고만 합니다)으로서 제35류와 제39류의 상품을 지정하여 상표등록출원을 하였습니다.
이에 대해 특허청 심사관은 본원상표의 주요부인 "DAN.G" 및 "단지"가 선출원 상표(본원상표보다 먼저 출원된 상표) "DDANZI"(이하 '인용상표'라고만 합니다)와 칭호가 유사하여 등록을 받을 수 없다고 하여 보정서 또는 의견서를 제출하라는 통지를 하였습니다.
3. 상표등록 거절사유로서 상표의 유사성 및 판단방법
3.1. 상표의 유사성과 등록 거절
우리 상표법은 상표등록출원한 상표(이하 '출원상표'라고만 합니다)가 타인의 선등록 상표와 표장(mark) 및 지정상품이 동일 또는 유사한 경우(상표법 제34조 제1항 제7호)와 타인의 선출원 상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사한 경우(상표 제35조 제1항) 상표등록을 거절하도록 정하고 있습니다.
이 사안의 경우 지정상품이 동일 또는 유사한 것은 자명한 경우이므로, 본원상표와 인용상표의 표장이 서로 유사한 경우인지가 문제가 되었습니다.
3.2. 상표의 유사성 판단 방법
대법원 판례에 의하면 상표의 유사여부는 2개의 상표를 그 (1) 외관, (2) 칭호, (3) 관념의 3가지 면에서 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 어느 한 가지에 있어서라도 거래상 상품출처에 관하여 오인.혼동을 초래할 우려가 있는지의 여부로 판단합니다.
그런데 외관, 칭호, 관념 중 어느 하나가 유사하다 하더라도 다른 점도 고려할 때 전체로서는 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사상표가 아니라고 봅니다.
(대법원 1994. 5. 13. 선고 93후1612 판결)
4. 본 사안에 대한 의견
4.1. 유사여부 판단
본원상표와 인용상표는 호칭에 동일한 모음이 사용된다는 공통점은 있으나, 전혀다르게 호칭된다는 점뿐 아니라, 외관 및 관념 면에서 현저히 다르므로 양자는 전혀 다른 상표로 인식됩니다.
이러한 사실에 기초하여 아래에서 본완상표와 인용상표의 비유사성을 칭호, 외관, 관념 면에서 구체적으로 대비하여 보겠습니다.
(1) 칭호
특허청에서 지적한 것은 본원상표 "DAN.G market", "단지마켓"의 주요부와 인용상표 "DDANZI"의 칭호가 동일 또는 유사하다는 것입니다.
그러나 이 사건 본원상표는 "단지마켓으로 호칭되고, 인용상표는 "딴지"로 호칭됩니다. 양자는 모두 둘째 음절이 '지'로 발음된다는 공통점을 가지지만, 칭호에서 가장 중요한 첫음절에서 "딴지"는 후두(喉頭) 근육을 긴장하면서 기식이 거의 없이 내는 된소리인 "ㄸ"으로 발음되는 반면, "단지"는 평음인 "ㄷ"으로 발음된다는 점에서 양자는 쉽게 구별이 됩니다.
특히, "단지마켓"의 주요부인 "단지"와 "DDANZI"의 호칭 "딴지"는 모두 2음절로서 비교적 짧고 간단하므로, 칭호에서 가장 중요한 첫음절이 현저히 구별되는 점을 고려하면 양자는 그 호칭상 구분된다고 할 것입니다.
(2) 외관
본원상표 "단지마켓" 표장은 국문으로 구성된 반면 인용상표 "DDANZI의 표장은 영문 스펠링으로 구성되어 그 외관은 전혀 다르게 인식됩니다.
(3) 관념
본원상표 "단지마켓"에서 주요부로 볼 수 있는 "단지"는 주택, 공장 따위가 집단을 이루고 있는 일정 구역을 의미하고, 부수적으로는 '목이 짧고 배가 부른 작은 항아리'라는 중의적 의미를 갖고 있습니다. 실제로 출원인은 본원상표를 아파트 "단지"를 중심으로 하여 온/오프라인 쇼핑몰 및 상업정보 제공 서비스 '단지마켓'을 운영하는 자(소명 제1호증 인터넷 홈페이지 화면 참조)로서 '단지마켓'의 "단지"는 아파트 단지와 같이 '집단을 이루는 일정한 구역'이라는 의미로 쓰이고 있습니다(소명 제2호증 사업계획서 참조).
이와 달리, 인용상표 "DDANZI"는 '딴지일보'를 운영하고 있는 (주)딴지그룹이 출원한 상표로서 여기서의 "DDANZI"의 칭호 "딴지"는 일이 순순히 진행되지 못하도록 훼방을 놓거나 어기대는 것"을 의미합니다.
따라서 본원상표 "DAN.G"와 인용상표 "DDANZI"는 그 의미가 현저히 구분되므로 양자의 관념은 유사하지 않습니다.
4.2. 참고 판례
건 외 등록상표 : 장구 vs. 건 외 인용상표 : 짱구
판결요지: 양자는 그 외형과 관념이 서로 유사하지 아니하고, 그 칭호에 있어서도 양자는 둘째음절이 "구"로 발음되는 공통점이 있으나 양자가 2음절로 된 짧은 칭호인데다가 칭호에 있어 가장 비중이 큰 첫음절에서 이 사건 상표는 평음으로 발음되는데 반하여 인용상표는 경음으로 발음되어 전체적으로 호칭될 때 용이하게 구별될 수 있다고 인정되므로 그 칭호도 서로 다르다고 할 것이다.
대법원 1988. 1. 19. 선고 87후73 판결
4.3. 소결
위에서 검토한 바와 대법원의 참고 판례와 같이 이 사건에서의 본원상표와 인용상표 양자는 그 외형과 관념이 서로 유사하지 아니하고, 그 칭호에 있어서도 양자는 둘째음절이 "지"로 발음되는 공통점이 있으나 양자가 2음절로 된 짧은 칭호인데다가 칭호에 있어 가장 비중이 큰 첫음절에서 이 사건 상표는 평음으로 발음되는데 반하여 인용상표는 경음으로 발음되어 전체적으로 호칭될 때 용이하게 구별될 수 있다고 인정되므로 그 칭호도 서로 다릅니다.
결국, 양 자는 외관, 칭호 및 관념의 면에서 전체적, 객관적, 이격적으로 상품 출처에 대한 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없는 비유사적 표장이라 하겠습니다.
따라서 본원상표는 상표법 제35조 제1항(또는 제34조 제1항 제7호)에 해당하지 않는 표장입니다.
