'남산돈까스' 사건으로 알아보는 상표의 식별력과 상표등록의 중요성

1. 남산돈까스를 둘러싼 원조 논란

남산에 드라이브를 가보신 분들이라면 대부분 남산의 명물 남산돈가스 전문점을 알고 계실 것입니다. 현재에도 남산 케이블카 주변에는 서로 남산돈가스 원조라는 간판들이 줄지어 달려 있고 손님들을 호객하고 있는 것을 쉽사리 보실 수 있습니다.


남산돈까스 중에서도 "101번지 남산돈까스 남산원조"라는 간판을 달고 영업하고 있는 가게는 소파로 101번지에 위치한 돈가스 가게의 원조라고 알려져 있었으나, 최근 유튜버 '빅페이스'가 현재 소파로 23번지에서 "남산돈가스"라난 간판을 달고 운영하고 있는 A 사장님을 인터뷰하면서, 101번지 남산돈까스의 진짜 원조는 23번지의 "남산돈가스"라는 논란이 일어났습니다.



A 사장은 1992년 지금의 소파로 103-1 위치에 남산돈까스라는 이름으로 가게를 열었는데, 택시기사들 사이에서 유명세를 얻기 시작했고 그 이후 1997년 소파로 101번지 위치로 가게를 이전하여 2011년까지 영업하다가 현재 위치인 소파로 23번지로 가게를 옮기게 되었다고 합니다.


이와 같이 A사장이 1992년부터 남산돈가스 가게를 운영해왔고, 유명세를 얻은 것은 A사장 가게때문임에 불구하고, 원조 이름을 내걸고 전국 40여개의 분점이 있을 정도로 명성을 떨치고 있는 남산돈까스는 소파로 23번지의 A사장의 업장이 아니라 101번지에서 나중에 영업을 시작한 "101번지 남산돈까스"라는 것은 아이러니입니다. 



A사장의 말에 따르면, 현재 소파로 101번지에서 남산돈가스 가게를 운영하던 중 2011년 당시 건물주는 임차인 A사장에게 임차목적물 반환소송을 제기하여 쫓아냈고, 건물주가 주식회사를 차려서 마치 1992년도 부터 운영해온 남산 돈까스 원조인 것처럼 "101번지 남산돈까스 since 1992"라는 간판을 달고 영업을 해왔다는 것입니다. 실제 101번지 소재 101번지 남산돈까스는 처음에는 since 1992를 표기하여 간판을 사용해오다가 최근 문제가 붉어지자 "since 1992"를 삭제한 현재 "101번지 남산돈까스 남산원조"라는 간판으로 교체하여 사용하고 있습니다.


이와 관련하여 "101번지 남산돈까스" 측에서 유튜버 '빅페이스'와 A사장을 대상으로 허위사실 유포 혐의로 고소하여 법적 분쟁이 발생한 상황으로 진실은 법정에서 가려질 것으로 보입니다.




2. 상표법 관점에서 본 "남산돈가스" 상호/상표에 대한 권리


2.1. 상표권의 선출원주의와 상표권의 내용


A사장의 위 주장이 사실이라고 하더라도 "남산돈가스", "101번지 남산돈까스"에 대한 상표는 반드시 원조, 즉, 가장 먼저 사용한 가게에게 독점적인 권리가 있는 것은 아닙니다. 물론 상호는 먼저 사업자를등록한 자가 해당 관할구역에서는 사용할 수 있지만, 동일한 상호가 아닌 한 같은 관할에서도 유사한 상호를 사업자 상호명으로 등록하여 사용할 수 있습니다.


만약 "남산돈가스"나 "101번지 남산돈까스"와 같은 상호를 상표로 등록하게 되면, 가장 먼저 특허청에 상표를 출원한 자에게 그 독점적 권리가 주어지게 됩니다. 이와 같이 먼저 사용한자가 아니라 먼저 출원한 자에게 권리를 부여하는 제도를 선출원 주의라고 합니다.


그리고 상표법상 등록상표에 독점적 권리가 주어진다는 것은 다른 자가 등록상표와 동일한 것뿐 아니라 유사한 상표를 사용하는 것을 강제로 금지할 수 있고, 그에 따른 손해배상을 청구할 수 있다는 것을 의미합니다.


2.2. "남산돈가스"에 대한 상표출원과 식별력의 의미


그렇다면 "남산돈가스"나 "101번지 남산돈까스" 또는 이와 유사한 상표에 대해 누가 상표권을 갖고 있는지가 중요해집니다. 왜냐하면 만약 진짜 원조가 누구냐와 상관없이(물론 상표법상 예외적으로 먼저 상표를 사용한 자에게 제한적인 상황에서 사용을 허용하고 있습니다) "남산돈가스" 등과 유사한 상표를 가장 먼저 출원한 자가 다른 자에게 상표 사용을 금지하거나 손해배상을 청구할 수 있기 때문입니다.


A사장은 실제 이러한 독점적 권리를 부여받기 위하여 1999년 "남산돈가스"라는 상표에 대해 상표권 등록을 진행한 바 있습니다. 그런데 특허청으로부터 거절결정을 받게 됩니다. 그 이유는 "남산돈가스"는 현저한 지리적 명칭(아주 잘알려진 지리적 명칭) "남산"과 서비스 품목의 보통명칭인 "돈가스"를 결합한것으로 누구의 업무에 관련된 서비스를 표시하는 것인가를 식별할 수 없기 때문이라는 것이었습니다.

이와 같이 모든 상표를 상표권으로 등록할 수 있는 것은 아니고 나의 상품과 제3자의 상품을 구별할 수 있게 하는 힘 즉, "식별력"이 없는 경우에는 상표권으로 보호받을 수 없습니다. 이와 유사한 사례로는 의정부부대찌개, 양평해장국 등의 경우도 식별력이 없다는 이유로 상표등록이 거절되었습니다.

(그 외도 상표법은 타인이 출원/등록한 상표의 지정상품과 동일 유사한 상품에 대하여 동일 유사한 상표 등 상표권 불등록 사유를 정하고 있습니다.)



"101번지 남산돈까스"의 경우는? 현재 사무실로 10번지에서 "주식" 2013년 남산 돈까스 "101번지 남산 돈까스", 브랜드 브랜드 29류 30류, 35류, 43류의 돈 삽니다 2014년 최종 등록된 제품입니다.




그리고 2019년에는 주식회사 남산돈까스의 특수이해관계인으로 보이는 주식회사 에스엠제이컴퍼니가 현재 101번지에서 사용중인 상호인 위와 같은 "101번지 남산돈까스 남산원조"라는 상표를 제35류의 상품류에 대하여 상표등록출원하여 2020년 12월 최종 등록되었습니다.


"남산돈가스"는 상표등록이 거절되었으나 로고와 101번지라는 문구가 추가된 위와 같은 상표는 등록된 이유는 비록 "남산돈까스"는 식별력이 없다고 하더라도 "101번지"라는 호칭 및 외관 그리고 남산타워를 상징하는 그림 등을 종합적으로 판단해볼 때 타인의 상품(돈가스 식당 등)과 식별할 수 있는 것으로 평가되기 때문입니다.


다만, 위와 같은 "101번지 남산돈까스" 상표권자는 해당 상표의 식별력이 있는 부분과 유사한 상표에 대해서만 상표사용 금지를 청구할 수 있을 뿐이므로 "남산돈까스", "000 남산돈까스" 등에 대해 상표사용을 금지할 수 있는 권리는 없습니다.


특히, "남산돈가스"는 상표등록할 수 없는 식별력없는 상표이고, 이는 달리 말하면 누구나 사용할 수 있는 상표이므로 추후 어떠한 상표권을 등록하더라도 "남산돈가스"를 사용못하게 할 수는 없습니다.


2.3. 남산돈가스 사례가 주는 교훈


위와 같은 사례는 상호 사용 및 상표등록에 있어서 다음과 같은 점들을 유의하여야 한다는 것을 말해줍니다.


첫째, 상표등록은 한시라도 먼저 출원하는 것이 매우 중요합니다.

둘째, 상표(상호)는 보통명사나 현저한 호칭 그리고 상품을 설명하는 상표 등 식별력이 없는 것은 등록할 수 없으므로 전문가의 도움을 받아서 애초에 식별력이 높은 상표를 출원하거나, 기존상표를 식별력이 높아지도록 변형하여 출원하여야 합니다.

셋째, 상표는 등록 그 자체에 목적이 아니라 본인이 보호할 표장이 무엇인지를 잘 정의하고 이를 가장 넓은 범위에서 가장 강력하게 보호하되, 등록가능성을 높일 수 있는 지정상품 선정, 표장의 도출 및 패밀리 상표 출원 등의 전략이 필요합니다.


3. 부정경쟁방지법상 구제

"남산돈가스"는 분명 오랜 시간 들인 노력과 그로인해 쌓아온 신뢰에 기인하여 그 명성을 얻은 것인데 다른 사람이 이렇게 마음대로 사용하게 하는 것은 공평과 정의의 관념에 반하는 것이 아닐까요?


바로 이러한 점때문에 우리 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고만합니다)에서는 상호/상표가 국내에 널리 인식된 것이라면 이와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위에 대해서는 부정경쟁행위로서 사용금지 및 손해배상청구를 할 수 있도록 정하고 있습니다.


따라서 "남산돈가스"가 비록 상표권으로는 보호받지 못하더라도, "남산돈가스"가 국내에 널리 인식된 상호/상표라고 평가받는다면, "101번지 남산돈까스" 등의 "남산돈가스"와 유사하게 사용하는 것을 부정경쟁방지법에 따라 금지하고 손해배상을 청구할 수 있는 여지가 있습니다. 다만, 본 사안은 아쉽게도 소멸시효가 완성되어서 부정경쟁방지법에 따라 구제받기도 어려운 상황으로 보입니다.



작성자: 변호사 정재권





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1. 남산돈까스, 나무위키, https://namu.wiki/w/%EB%82%A8%EC%82%B0%EB%8F%88%EA%B9%8C%EC%8A%A4 , (2021. 9. 27. 확인)

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