마드리드 국제상표에 대한 재출원출원(Transformation)
1.국제등록의 종속성
마드리드 국제출원을 할 때는 일반적인 직접 출원과는 달리 국내에 출원 또는 등록된 상표(이를 ‘기초출원’이라 합니다)를 기초로 해서 출원해야 합니다.
그런데 이러한 기초출원이 혹시나 거절되는 경우 마드리드 국제출원에 의해 각 국가에서 심사중이거나 이미 등록된 상표는 어떻게 되는 것일까요? 충격적이게도 국제등록일로부터 5년 이내에 기초출원이 거절되거나 무효 또는 포기되는 경우 이를 기초로 국제출원된 모든 국가에서의 상표권의 효력이 상실되게 됩니다. 이를 국제등록의 종속성이라고 합니다.
따라서, 마드리드 국제출원을 할 때는 상표가 등록될 확률이 매우 높은 출원공고 이후 또는 상표가 등록된 이후의 상표를 기초출원으로 하는 것이 좋습니다. 아니면 위와 같은 국제등록의 종속성 때문에 기초출원이 거절됐을 때 국제출원된 모든 상표가 효력을 상실할 위험이 높습니다.
2.재출원출원(Transformation)
그런데 시간의 촉박함 등 어떠한 이유 때문에 출원공고 이전의 출원상표를 기초출원으로 하여 마드리드 국제출원을 했는데, 기초출원이 거절, 포기 또는 무효가 되어 모든 마드리드 국제 출원의 효력이 상실되었다면, 해당 상표는 해당 국가들에서 영영 상표등록을 할 수 없게 되는 것을까요?
그렇지는 않습니다. 상표는 출원 등록한 각 국가 내에서만 유효하고 다른 국가의 상표 등록과는 무관합니다. 이를 상표권의 독립성이라고 합니다. 따라서, 효력이 상실한 상표가 해당 국가들에서 출원일 기준으로 거절사유가 없다면 파리조약에 따라 개별국으로 다시 상표를 출원하여 상표등록을 할 수 있습니다.
그런데 이렇게 파리조약에 따라 해당 국가마다 처음부터 상표를 출원하는 경우 출원일이 기존에 마드리드로 국제출원을 했을 때의 출원일보다 늦어지는 손해를 보게 됩니다. 또한 국제출원의 종속성을 악용하여 특정 상표의 국제등록 상표를 무효화하기 위하여 기초출원 상표를 집중 공격(무효심판, 취소심판 등)하여 결국 국제등록 상표가 무효가 된 경우, 공격을 당한 자는 상표를 처음부터 다시 출원하여야 하고 그 만큼 출원일이 늦어지게 되어 상표가 거절될 위험이 커지게 됩니다.
이러한 불합리를 보완하기 위하여 기초출원의 거절, 무효 등의 이유로 국제출원 상표가 효력을 상실하였을 경우 일정한 요건하에 당해 지정국에 다시 출원할 수 있도록 하되, 원래의 마드리드 제도를 통하여 출원했던 국제등록일(또는 사후지정일)을 파리조약에 의한 직접출원의 출원일로 인정하고 우선일도 같이 마찬가지로 소급[1] 되도록 하는 제도를 두고 있습니다[2]. 이를 우리나라에서는 재출원출원 제도라고 합니다. 이러한 재출원출원 제도를 이용한다면 일단 기초출원에 문제가 생겨도 국제출원에서 지정한 국가에 국제등록일을 출원일로 하고 우선권을 그대로 가지면서 개별국가에 다시 출원할 수 있습니다[3].
유의할 점은 기초 출원(등록)의 거절일로부터 3개월 이내[4] 여야 위의 재출원출원제도를 통하여 출원일과 우선일이 소급될 수 있다는 것입니다.
재출원출원 제도를 보다 자세히 이해하실 수 있도록 아래에서 사례를 들어 살펴 보겠습니다[5].
<사례1. 기초 출원(등록)이 소멸한 경우의 재출원출원>
외국인(예: 일본인)이 한국을 지정국으로 지정한 경우 국제등록일로부터 5년 이내에 국제출원의 기초가 되는 상표등록출원에 대한 등록이 거절되거나 상표등록이 취소 또는 무효되어 국제등록이 소멸한 경우
→ 한국 특허청에 재출원하면 국제출원의 출원일로 출원일이 소급합니다.
<사례2. 의정서 가입탈퇴에 따른 재출원출원>
외국(예: 일본)이 마드리드 의정서 가입을 탈퇴하여 출원인이 외국인(예: 일본인)이 출원인 적격을 상실
→ 한국 특허청에 재출원하면 국제출원의 출원일로 출원일이 소급합니다.
이와 같이 마드리드 제도를 통하여 국제출원을 하였는데 본국관청의 기초 출원(등록)이 거절 ∙ 포기 ∙ 무효 등 효력이 소멸된 경우라도, 통지서상의 거절일로부터 3개월 이내라면 재출원출원 제도를 통하여 여전히 원래의 마드리드 국제출원의 출원일을 파리조약을 이용한 직접 출원의 출원일로 인정받을 수 있습니다.
작성자: 변호사 최유정, 감수: 변호사 정재권
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[1] 특허청, 2018 해외상표출원인을 위한 마드리드국제출원 가이드, 진한엔앰비 (2018), 16면 참조.
[2] 이러한 재출원출원에 관하여는 특례 규정이 있어서 기초 출원(등록)의 취소 등으로 국제등록의 효력이 소멸된 경우 뿐만 아니라 외국의 의정서 폐기에 의하여 출원인이 출원인적격을 잃게 된 경우에도 재출원출원을 할 수 있도록 하고 있습니다(특허청, 지식재산제도, 상표/디자인, 상표의 이해, https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200154 (2023. 6. 30. 확인)).
[3] 윤선희, 상표법(제4판), 법문사 (2016), 118.
[4] 여기서의 3개월은 “Total Ceasing of Effect of the Basic Application or the Basic Registration-Designated Contracting Party:국가이름” 라는 통지서에 나와있는 거부일로부터 기산됩니다.
[5] 특허청, 지식재산제도, 상표/디자인, 상표의 이해, https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200154 (2023. 6. 30. 확인) 참조.